Постановление от 19 сентября 2024 г. по делу № А72-15364/2023 Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (11 ААС) ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45 www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru
апелляционной инстанции по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда Дело № А72-15364/2023 г. Самара 20 сентября 2024 года 11АП-9417/2024 Резолютивная часть постановления оглашена 17 сентября 2024 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 20 сентября 2024 года.
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Ястремского Л.Л., судей Дегтярева Д.А., Митиной Е.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания до перерыва ФИО1, после перерыва ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО3 на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 27.04.2024 по делу № А72-15364/2023 (судья Карсункин С.А.), по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 к индивидуальному предпринимателю ФИО3, о взыскании 300 000 руб. 00 коп., при участии представителей до перерыва: от истца – представитель ФИО5 по доверенности от 12.04.2022, от ответчика – представитель ФИО6 по доверенности от 04.10.2023, после перерыва: от истца – представители ФИО5, ФИО7 по доверенности от 12.04.2022, от ответчика – представитель ФИО6 по доверенности от 04.10.2023.
Индивидуальный предприниматель ФИО4 обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании компенсации в размере 1 400 000 рублей; расходов на оплату государственной пошлины в размере 33 000 рублей; об обязании индивидуального предпринимателя ФИО3 устранить на Маркетплейсе OZON, а также на других онлайн, офлайн площадках нарушения интеллектуальных прав индивидуального предпринимателя ФИО4 путем удаления/блокировки объявлений, неправомерно содержащих товарные знаки в URL страниц сайта и при других способах адресации.
До принятия решения суд удовлетворил ходатайство истца об уточнении исковых требований, согласно которому он просил взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 денежную компенсацию в размере 300 000 (триста тысяч) рублей; расходы на оплату государственной пошлины в размере пропорциональном уменьшению размера исковых требований (15 000 (пятнадцать тысяч) рублей); обязать индивидуального предпринимателя ФИО3 устранить на Маркетплейсе OZON, а также на других онлайн, офлайн площадках нарушения интеллектуальных прав индивидуального предпринимателя ФИО4 путем удаления/блокировки объявлений, неправомерно содержащих товарные знаки в URL страниц сайта и при других способах адресации.
Арбитражный суд Ульяновской области решением от 27.04.2024 исковые требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу индивидуального предпринимателя ФИО4 300 000 руб. 00 коп. - компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, 15 000 руб. 00 коп. –расходы по оплате государственной пошлины. Обязал индивидуального предпринимателя ФИО3 устранить на маркетплейсе Оzon (https://www.ozon.ru) нарушение исключительных прав индивидуального предпринимателя ФИО4 (ИНН <***>; ОГРНИП <***>) путем удаления (блокировки) объявлений содержащих товарный знак № 933097.
Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой прocил отменить обжалуемое решение, принять новый судебный акт об отказе в иске, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, а также на неправильное применение норм материального права.
Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором прocил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы.
Истец против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, просил оставить без изменений решение суда первой инстанции.
Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, суд апелляционной инстанции пришел к вывoду о наличии оснований для отмены судебного акта, принятого арбитражным судом первой инстанции.
Как следует из материалов дела, индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее - Истец, Правообладатель) принадлежит исключительное право использования товарного знака "KETO POWER" (далее - Объект интеллектуальной собственности, Результат интеллектуальной деятельности). Данное обстоятельство подтверждается свидетельством на товарный знак № 933097; класс МКТУ: 35).
Обосновывая заявленные требования, истец заявил, что на сайте интернет-магазина https://www.ozon.ru/ (далее - маркетплейс) установлен факт использования объекта интеллектуальной собственности, а именно: на маркетплейсе размещены карточки товаров, на которых изображен результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий истцу. В качестве продавца на сайте товара указан ФИО3, ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, (далее - Ответчик).
В подтверждение указанных обстоятельств истцом представлен скриншот.
В судебном заседании судом обозревался по указанной в исковом заявлении ссылке сайт https://www.ozon.ru/, в результате чего установлено, что на момент рассмотрения дела судом товар предлагается ответчиком к продаже. 17.10.2023 года истцом в адрес ответчика было направлено претензионное письмо с требованием устранить нарушения интеллектуальных прав истца путем удаления/блокировки объявлений, неправомерно содержащих товарные знаки в URL страниц сайта и при других способах адресации; прекратить любое дальнейшее использование на Маркетплейсе, а также на других он-лайн, оф-лайн площадках товарных знаков, которые принадлежат правообладателю на исключительной основе; выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака правообладателя на маркетплейсе, а также на других он-лайн, оф-лайн площадках в размере 1 148 150 рублей. Ответчик указанное требование в добровольном порядке не удовлетворил. В связи с указанными обстоятельствами истец обратился в суд с настоящими исковыми требованиями.
Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик заявил, что в материалы дела не представлен нотариальный протокол осмотра доказательств, подтверждающий факт неправомерного использования товарного знака.
Истец берет в расчет общее количество реализованного с 2021 года товара, то есть фактически до момента регистрации товарного знака, которая произошла 05.04.2023, таким образом, истец вносит в расчет исковых требований весь объем реализации товара, не учитывая период регистрации товарного знака.
По мнению ответчика, заявленный истцом размер не соответствует характеру допущенного ответчиком нарушения. Материалы дела не содержат сведений и доказательств, определяющих срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, на основании чего ответчик заявил ходатайство о снижении размера заявленной компенсации до разумного предела.
Ссылаясь на заключение патентного поверенного, ответчик указывает, что у товара фактически отсутствует сходство до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным за истцом.
Ответчик также указал, что фактически, указанное обозначение характеризуется в сети не как товарный знак, направленный на продвижение рекламных и прочих услуг, как указано в МКТУ 35, в рамках которого товарный знак зарегистрирован, а как непосредственное наименование биологически активной добавки, которая к рекламной деятельности правового отношения не имеет, кроме того, в данном случае лицом, предоставляющим рекламные услуги, по сути, является маркетплейс, на котором указанные товары реализуются.
По этой причине в глазах потребителя товарный знак истца и обозначение, используемое ответчиком, не могут вызывать у потребителя ассоциации об их принадлежности одному источнику и восприниматься потребителем как названия, индивидуализирующие услуги, оказываемые одним и тем же лицом. Ответчик заявил о неоднородности услуг ответчика по реализации товара с 35-м классом МКТУ.
Отклоняя довод ответчика о том, что в материалы дела не представлен нотариальный протокол осмотра доказательств, подтверждающий факт неправомерного использования товарного знака, суд отметил следующее.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 55 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ , статья 64 АПК РФ ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ , статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".
Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ , статья 71 АПК РФ ).
Относительно схожести использования ответчиком обозначения и товарного знака истца суд первой инстанции верно отметил, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.
Товарный знак истца представляет собой обозначение, содержащее словесный элемент, "KETO POWER".
Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.
В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.
Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
В пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), указано, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначения могут считаются сходными до степени смешения, если они ассоциируются друг с другом в целом.
В данном деле судом установлена высокая степень сходства товарного знака истца и спорного обозначения, используемого ответчиком, поскольку сходство словесного обозначения истца и ответчика является и звуковым (фонетическим) в силу одинакового звучания и графическим (визуальным) в силу похожего написания и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил).
В такой ситуации, с учетом вышеуказанных разъяснений, даже при низкой степени однородности товаров (услуг) истца и ответчика существует высокая опасность, угроза смешения товарного знака и спорного обозначения.
Суд первой инстанции верно отметил что однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Как следует из пункта 45 Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Вместе с тем, суд первой инстанции пришел к необоснованному выводу о том, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца, являются однородными деятельности, осуществляемой ответчиком – предложение товара на маркетплейсе (торговой площадке).
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Согласно пп. 2 - 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.
В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.
Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
В силу ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ ).
В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Согласно положениям п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ ).
В абзаце четвертом пункта 162 Постановления N 10 указано, что однородность товаров (услуг) устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара (услуги) представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.
Перечень обстоятельств, на основании которых суд вправе установить однородность услуг, не является исчерпывающим.
Суд апелляционной инстанции отмечает, что 35 класс МКТУ включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения.
Продажа товаров к услугам, включенным в 35 класс МКТУ, не относится.
Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 26.07.2022 N С01-850/2022 по делу N СИП-1061/2021 отметил, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь таким признаком, как назначение услуги, оказываемой для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.), при этом отметил, что услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть причислены к однородным. При определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.
При определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой. Как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.
Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.
В Постановлении от 26.07.2022 N С01-850/2022 по делу N СИП-1061/2021 Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что услуги по реализации товаров и по рекламе, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.
Определением Верховного Суда РФ от 07.11.2022 N 300-ЭС22-21203 отказано в передаче дела N СИП-1061/2021 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства указанного постановления.
С учетом изложенного подхода вышестоящих судебных инстанций суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что деятельность, связанная с продажей на маркетплейсе (торговой площадке) относящихся к 5 классу МКТУ капсул, таблеток для похудения, маркированных словесным обозначением «KETOpower max», и оказание услуг, отнесенных к 35 классу МКТУ, являются неоднородными, поскольку они различны по своей природе и по назначению, не являются взаимодополняемыми.
Высокая степень сходства товарного знака, зарегистрированного за истцом, и обозначения, используемого ответчиком, при отсутствии однородности оказываемых услуг, не может привести к нарушению прав истца.
При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленных требований не имелось.
Поскольку выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, решение суда первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене с принятием нового судебного акта.
В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в связи с рассмотрением иска и апелляционной жалобы подлежат отнесению на истца.
Руководствуясь статьями 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд
решение Арбитражного суда Ульяновской области от 27.04.2024 по делу № А72-15364/2023 отменить. Принять новый судебный акт.
В удовлетворении исковых требований отказать.
Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 расходы по оплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.
Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО4 из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 18 000 руб. 00 коп.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам, через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий Л.Л. Ястремский Судьи Д.А. Дегтярев Е.А. Митина Суд: 11 ААС (Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд) (подробнее) Судьи дела: Ястремский Л.Л. (судья) (подробнее) Последние документы по делу: Постановление от 19 сентября 2024 г. по делу № А72-15364/2023 Решение от 27 апреля 2024 г. по делу № А72-15364/2023 Резолютивная часть решения от 18 апреля 2024 г. по делу № А72-15364/2023 Показать все документы по этому делу